BREXIT, DE GEVOLGEN VOOR UW MERKRECHTEN

De Britse regering werkt aan een aantal mogelijke scenario’s voor intellectuele-eigendomsrechten, afhankelijk van de vraag of er een ‘deal’ of ‘no deal’ Brexit komt. De Britten hebben inmiddels uitstel gekregen tot 12 april a.s. om een ander Brexit-plan te presenteren aan de Europese Unie. Als het de Britten lukt tijdig het plan te presenteren en het Lagerhuis de deal goedkeurt, wordt de Brexit uitgesteld tot 22 mei.

Hieronder vindt u een samenvatting van de stand van zaken en de gevolgen van uw merkrechten waarvan een of meerdere bescherming bieden voor het Verenigd Koninkrijk.

Het nationale merkenrecht van het Verenigd Koninkrijk blijft onaangetast door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dit betekent dat alle nationale merken, met inbegrip van internationale registraties (WIPO) met aanwijzing van het Verenigd Koninkrijk, geldig blijven voor het Verenigd Koninkrijk.

Geregistreerde EUTM-rechten bij ‘no deal’

De regering van het Verenigd Koninkrijk zal ervoor zorgen dat de rechten van alle bestaande geregistreerde EUTM’s in het Verenigd Koninkrijk beschermd en afdwingbaar blijven door in het Verenigd Koninkrijk een gelijkwaardig merkrecht aan te bieden. Dit nieuwe ‘gekloonde’ recht zal kosteloos en automatisch worden verleend. Het nieuwe recht in het Verenigd Koninkrijk zal zijn eigen verlenging vereisen, naast de verlenging van het overeenkomstige EUTM-recht.

Het nieuwe ‘gekloonde’ recht voor het Verenigd Koninkrijk krijgt een eigen voorvoegsel dat aan het EUTM-nummer wordt toegevoegd om aan te geven dat het een ‘gekloonde’ registratie is en bij de Brexit in werking treden.

Belangrijke punten om te weten over het nieuwe recht in het Verenigd Koninkrijk:

• Het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) zal de houders van rechten ervan in kennis stellen dat er een nieuw recht voor het Verenigd Koninkrijk is gecreëerd door middel van een bericht op zijn website.
• Als u geen nieuw ‘gekloond’ recht in het Verenigd Koninkrijk wenst, is het mogelijk om hier van af te zien. Dit is bijvoorbeeld relevant als het bestaan van een registratie voor het Verenigd Koninkrijk in strijd zou zijn met een overeenkomst met een derde partij.
• Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op Internationale merkregistraties waarin de Europese Unie wordt aangewezen. Ook deze zullen worden gekloond in afzonderlijke nationale rechten in het Verenigd Koninkrijk.
• Het is noodzakelijk dit nieuwe merkrecht voor Verenigd Koninkrijk afzonderlijk te verlengen naast de bestaande EUTM.
• Het nieuwe merkrecht van het Verenigd Koninkrijk zal de basis kunnen vormen voor merkenprocedures voor de Britse rechtbanken en de UKIPO.
• Het nieuwe recht van het Verenigd Koninkrijk zal onafhankelijk van het overeenkomstige EU-merkrecht kunnen worden overgedragen en gelicentieerd.

Geregistreerde EUTM-rechten bij een ‘deal’

De ‘no deal’-bepalingen zijn ook van toepassing wanneer de huidige bepalingen van de Intrekkingsovereenkomst ten uitvoer worden gelegd. Het belangrijkste verschil is dat de Intrekkingsovereenkomst voorziet in een overgangsperiode die ten vroegste op 31 december 2020 afloopt. De ‘no deal’-bepalingen, als er een overeenkomst wordt bereikt, zullen pas na de overgangsperiode in werking treden.

Het standpunt ten aanzien van het bewijs van het gebruik (ter verdediging van mogelijke doorhalingsacties) van bestaande EUTM-registraties en de nieuwe ‘gekloonde’ registraties voor het Verenigd Koninkrijk is als volgt:

Voor EUTM-registraties

• Pre-Brexit gebruik: rechtsgeldig gebruik van een merk in het Verenigd Koninkrijk en/of een van de overige 27 lidstaten in de vijf jaar voorafgaand aan de dag van vertrek vormt het bewijs van gebruik voor een EUTM-registratie.
• Post-Brexit gebruik: Alleen rechtsgeldig gebruik in de overige 27 EU-lidstaten is voldoende, d.w.z. gebruik in het Verenigd Koninkrijk na vertrek is geen bewijs van gebruik voor een EUTM-registratie.

Voor gekloonde registraties voor het Verenigd Koninkrijk

• Pre-Brexit gebruik: rechtsgeldig gebruik van een merk in het Verenigd Koninkrijk en/of een van de overige 27 lidstaten in de vijf jaar voorafgaand aan de dag van vertrek vormt het bewijs van gebruik voor een gekloonde registratie in het Verenigd Koninkrijk.
• Post-Brexit gebruik: Alleen rechtsgeldig gebruik in het Verenigd Koninkrijk is voldoende, d.w.z. gebruik in de overige 27 lidstaten van de EU na Brexit is geen bewijs van gebruik voor een gekloonde registratie voor het Verenigd Koninkrijk.
• Een gekloonde registratie voor het Verenigd Koninkrijk die is afgeleid van een EUTM-registratie die vijf jaar of langer niet is gebruikt, zal onmiddellijk kwetsbaar zijn voor herroeping zonder gebruik (evenals de EUTM-registratie).

Voor alle EUTM-aanvragen die nog in behandeling zijn op het punt van de Brexit, is er een termijn van negen maanden waarbinnen merkhouders de aanvraag opnieuw kunnen indienen in het Verenigd Koninkrijk.

Dit zal ook het geval zijn voor EU-aanwijzingen in het kader van een Internationale registratie, indien bescherming van het Verenigd Koninkrijk vereist is.

De belangrijkste punten om op te merken zijn de volgende:

• Bij een aanvraag binnen dit tijdsbestek van 9 maanden zal de indieningsdatum/prioriteitsdatum van de overeenkomstige EUTM-aanvraag handhaven.
• Voor de nieuwe aanvraag voor het Verenigd Koninkrijk gelden de gebruikelijke aanvraagkosten van een nieuwe aanvraag voor het Verenigd Koninkrijk.
• Aanvragers worden door het UKIPO niet in kennis gesteld van deze termijn van negen maanden.

Als er tegen een EUTM-aanvraag oppositie is ingesteld die uitsluitend is gebaseerd op een nationaal registratie voor het Verenigd Koninkrijk, zal de oppositie na Brexit wegvallen.

• Op basis van het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de EU terug te trekken, zullen organisaties die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, niet langer in aanmerking komen om .eu-domeinnamen (die vóór de intrekkingsdatum waren geregistreerd) te registreren of te verlengen.
• In het geval van een ‘no deal’ Brexit zou dit kunnen gebeuren vanaf 30 maart 2019, of vanaf 1 januari 2021 indien een overeenkomst wordt bereikt.
• Het Europees register van internetdomeinen (EURid) zal kennisgevingen sturen naar eigenaars van domeinen die kwetsbaar zijn voor herroeping. Meer informatie over de huidige voorgenomen procedure is te vinden in de EURid Brexit Notice (https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/).

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien nog vragen heeft of wilt overleggen met een adviseur ten aanzien van uw merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. Neemt u dan gerust contact met ons op.